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U、 美国更新:2017年PTAB决定回顾

与联邦地区法院案件中商业记者只发表某些意见不同,自1997年以来,美国专利审判和上诉委员会(PTAB)已在其网站上公布了其大多数裁决。2由于输入的意见数量众多,PTAB有一个程序,以确定值得注意的决定,为从业者提供指导(和审查员)关于美国专利商标局如何解释和适用法律,以及在起诉和授予后程序中界定实践在单方面上诉和授予后程序中,意见(例如,决定和命令)都会被指定为以下四种类型之一:(1)常规的,(2)代表性的,(3)信息性的,或(4)先例性的。4所有公布的意见都可以在美国专利商标局的网站上找到。5默认情况下,除非后来指定为先例、代表性或信息性意见,否则所有意见都被指定为常规意见。然而,美国药典对每一个案件都不具约束力,而第6条对每一个案件都没有约束力,具有代表性和信息性的意见确实为从业人员提供了一个指定的样本,说明PTAB如何在特定问题上处理和达成结果。PTAB的首席法官指定意见为代表性意见或信息性意见。8 PTAB的任何行政法官都可以建议将意见指定为信息性意见或代表性意见。在决定意见书是否应提供资料时,主审法官须考虑该意见书是否就经常出现的问题制定了家庭教师协会的准则,对第一印象问题提供了指导,或就家庭教师协会的规则和做法提供了指导PTAB的任何成员以及上诉人、专利权人、请求人或者第三人可以建议首席法官指定一份意见作为判例。在意见被提名后,主审法官将意见传阅所有家长会成员,并邀请他们就意见进行表决和评论。如果多数投票同意意见应为先例,首席法官将通知美国专利商标局局长。董事必须同意指定的意见成为先例。尽管意见可能因任何原因成为先例,但解决冲突或解决新问题的意见通常首先得到考虑2017年至今,PTAB指定了两个先例性意见:单方McWard11和General Plastics Industrial Co.诉Canon Kabushiki Kaisha。12在McAward,PTAB重申了美国专利商标局在最高法院Nautilus,Inc.诉Biosig Instruments,Inc.在General Plastics案中的第13号判决后,对USPTO的不确定性处理方法进行了重申,PTAB确定了其在评估《美国法典》第35章第314(a)条下的后续申请时考虑的因素,如知识产权和PGRs。142017年,PTAB还指定了三个意见作为参考意见:(1)Unified Patents Inc.诉Berman,15(2)Cultec,Inc.诉Stormtech LLC,16和(3)Hospira,Inc.诉Genentech,Inc.17所有三个信息性名称均与PTAB在授予后审查程序中根据35 U.s.C.§325(d)驳回索赔的方法有关,当申请人提出之前提交给USPTO的相同的现有技术或提出论点时。单方麦克沃德根据35 U.S.C.§112.18,单方面McAfward涉及一项驳回未决申请无限期索赔的最终办公室诉讼的上诉。PTAB将本案作为一个机会,重申USPTO在起诉期间评估索赔不确定性的方法,并强调USPTO以下方法背后的理由最高法院对鹦鹉螺案的裁决,适用于法院程序中的不确定性在鹦鹉螺最高法院面前的问题集中在§112在专利诉讼中被判无效之前究竟能容忍多大程度的不精确性。19在鹦鹉螺之前的几年里,联邦巡回法院在确定专利申请是否失败时适用了其"可接受解释"和"绝对含糊不清"的标准为了达到《鹦鹉螺》中§112.20要求的精度,最高法院驳回了联邦巡回法院对该标准的措辞,因为它可能会"引起下级法院对§112所要求的具体要求的混淆"。相反,法院声明,"如果根据描述专利的说明书和起诉历史来解读其权利要求,未能合理确定地告知本领域技术人员该发明的范围,则该专利因不确定性而无效。"21在这样做时,法院重申,不确定性的相关标准仍然是第112条规定的标准,并保留了调查的现有路标:"首先,明确性要从相关领域技术人员的角度进行评估。第二,在评估明确性时,应根据专利说明书和起诉历史来阅读权利要求。第三,"完整性是从申请专利时本领域技术人员的角度来衡量的。"就在Nautilus之前的一个月,联邦巡回法院在in-re-Packard发布了一份单独的意见书,讨论了美国专利商标局对发行前的债权适用什么样的不确定性标准。23虽然授予的债权和未决的债权受《规约》中相同的不确定性条款的管辖,但美国专利商标局在起诉比法院适用于诉讼。在对Packard争议中的权利要求进行起诉期间,审查员和PTAB均认为某些权利要求是不确定的,适用《专利审查程序手册》(MPEP)的不确定性标准。24 MPEP§2173.05(e)规定"[a]当权利要求包含含义不明确的词语或短语时,该权利要求是不确定的。"确认了PTAB的权利要求联邦巡回法院指出,模棱两可或模棱两可的说法是不确定的。这样做,联邦巡回法院拒绝处理申请人的论点,即法院在专利诉讼中适用的"不可动摇的模棱两可"的标准(后来由鹦鹉螺最高法院澄清)也应是美国专利商标局适用于预发行权利要求的标准。25有些人认为这是对美国专利商标局不同做法的认可评估在起诉过程中的不确定性索赔。在麦卡沃德,美国专利商标局维持其审查§112索赔的方法,应用其"模棱两可或模棱两可"的标准来确定索赔是否不确定。美国专利商标局重申了对预发行债权适用不同标准的理由。根据PTAB,当一项申请提交美国专利商标局(USPTO)时,不确定性拒绝的目的是确保所发布的权利要求是明确、明确和准确的草稿。反过来,这保证了专利权人只获得与其对本领域的贡献相称的权利。确定索赔的明确性涉及两个步骤。虽然美国专利商标局和法院遵循类似的两步法来确定确定性,但标准和分析在几个方面有所不同,可能导致不同的结果。首先,美国专利商标局和法院都确定了争议索赔的范围。然而,在起诉期间,美国专利商标局根据权利要求的语言和本领域的普通技术人员对其作出最广泛合理的解释。27在诉讼期间,法院适用不同的标准,赋予权利要求普通人理解的普通和习惯意义本发明时的专业技能。28这种差异会导致在起诉期间比在诉讼期间作出更广泛的解释。在第二步中,在解释了索赔要求之后,美国专利商标局和法院将评估其明确性。在这方面,美国专利商标局和法院又有所不同。法院对诉讼中的索赔适用鹦鹉螺确立的"合理确定性"标准。美国专利商标局将MPEP中规定并在Packard中重申的标准应用于预签发索赔。29由于索赔解释和不确定性相互交织,这必然导致法院在诉讼期间和USPTO在起诉期间对不确定性采取不同的处理方法。在McAfward,PTAB承认,与法院在诉讼中适用的阈值相比,USPTO的方法导致在评估发行前债权时模糊性的门槛较低。30PTAB在McAward案中的重点是,"在美国专利商标局和法院面前对不确定性的不同处理方式并非源于对§112的不同解释,而是源于美国专利商标局和法院在专利制度中扮演的不同角色。"31在发布前,记录尚未确定,申请人可以自由修改权利要求,以提供清晰。然而,当一项专利进入诉讼程序时,该记录已被记录在案,索赔要求的修改是不可能的。32因此,PTAB驳回了鹦鹉螺公司推翻了美国专利商标局长期以来对不确定性的处理方法的观点。PTAB还确认,MPEP中概述并在Packard中强调的标准继续适用于预签发索赔。33在一个脚注中,PTAB指出,这一决定并未涉及美国专利商标局在美国发明法案(AIA)下的授权后程序中遵循的方法。34 McWard之后,PTAB在Facebook,Inc.诉Sound View Innovations一案中讨论了IPR(各方审查)期间评估的不确定性,PTAB承认,在地区法院和美国专利商标局在授予后的诉讼中是否适用不同的确定性标准仍然存在不确定性。35不确定性源于美国专利商标局在知识产权和专利保护方面(如诉讼中的地区法院)评估授予的索赔。PTAB没有解决不确定性,而是接受了地区法院对相关诉讼中不确定性的裁定,该裁定适用于鹦鹉螺公司麦卡沃德单方面重申了PTAB的立场,即尽管不确定性受单一法规管辖,但法院和美国专利局对预发行ve适用不同的标准

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